Nome empresarial, marca e domínio: quem prevalece quando os três colidem

Uma empresa nasce, escolhe o nome, registra na Junta Comercial, compra o domínio e começa a operar. Meses ou anos depois recebe uma notificação de terceiro alegando uso indevido de marca. A reação inicial é quase sempre a mesma: mas o nome está registrado. Está — só que o registro que ela fez não é o que protege o sinal no mercado nacional.

Nome empresarial, marca e nome de domínio são três camadas diferentes, com fundamentos legais diferentes e extensões diferentes. Entender a arquitetura evita a surpresa.

Três registros, três alcances

O nome empresarial identifica o empresário ou a sociedade como sujeito de direito. O Código Civil determina que o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro (art. 1.163) e que a inscrição dos atos constitutivos, ou as respectivas averbações, assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado (art. 1.166). O parágrafo único admite a extensão a todo o território nacional se registrado na forma de lei especial — extensão que, na prática, poucas empresas providenciam.

A marca identifica produto ou serviço no mercado. A propriedade adquire-se pelo registro validamente expedido pelo INPI, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (Lei 9.279/1996, art. 129). A mesma lei reserva um direito de precedência ao registro em favor de quem, de boa-fé, na data da prioridade ou do depósito, já usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (§ 1º) — direito que só pode ser cedido junto com o negócio da empresa ou a parte dele diretamente relacionada ao uso da marca (§ 2º).

O nome de domínio é um endereço na rede, atribuído por ordem de solicitação. Registrar um domínio não confere titularidade sobre o sinal nele contido, embora o domínio possa ser disputado quando reproduz sinal alheio.

O que o STJ decidiu sobre a colisão entre nome e marca

O caso mais didático é o REsp 1.673.450, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 26 de setembro de 2017, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi. Uma empresa catarinense, titular de nome empresarial anterior, pretendia impedir que outra, sediada em São Paulo, usasse sinal idêntico como marca em ramo distinto.

A Corte rejeitou a pretensão e fixou a lógica de análise: para aferir eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção, como o nome empresarial e o título de estabelecimento, não é possível restringir-se ao critério da anterioridade, devendo também ser considerados os princípios da territorialidade e da especialidade. Como registrou o julgado, ao contrário da marca, o nome empresarial não tem proteção nacional, limitando-se ao Estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos.

A consequência é relevante para quem confia apenas no contrato social: a anterioridade do nome, sozinha, não derruba um registro de marca posterior, sobretudo entre empresas de ramos diferentes e sem coincidência geográfica.

Especialidade: o mesmo sinal em mercados diferentes

O princípio da especialidade é o que permite que sinais idênticos convivam quando identificam produtos ou serviços suficientemente distintos. A Lei da Propriedade Industrial o incorpora ao vedar o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, XIX). A lei também veda o registro de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V).

Note-se a construção: em ambos os casos, o eixo da proibição é o risco de confusão ou associação, não a simples semelhança gráfica. Por isso a análise de colidência é sempre concreta — considera o público, o canal de venda, a proximidade das atividades e a distintividade do sinal.

O domínio e a via administrativa

Para os domínios sob .br, existe caminho próprio antes ou ao lado do Judiciário: o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet, o SACI-Adm, instituído por resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O reclamante precisa expor as razões pelas quais o domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé e demonstrar que ele é idêntico ou semelhante o bastante para criar confusão com marca de sua titularidade depositada antes do registro do domínio ou já registrada no INPI, ou com marca notoriamente conhecida no Brasil.

O regulamento lista circunstâncias que constituem indícios de má-fé — entre elas registrar o domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo, registrá-lo para impedir que o titular do sinal o utilize, ou usá-lo tentando atrair usuários mediante provável confusão com sinal distintivo alheio. O procedimento pode terminar com a manutenção do domínio com o titular atual, a determinação de transferência ao reclamante ou o cancelamento.

A ordem que reduz risco

A sequência recomendável inverte o hábito mais comum, que é batizar primeiro e verificar depois:

• Pesquisa de anterioridade nas bases do INPI antes de decidir o nome — inclusive nas classes vizinhas àquela em que a empresa pretende atuar.
• Verificação de disponibilidade do domínio e dos perfis em redes sociais na mesma etapa, para que a identidade nasça inteira.
• Depósito da marca assim que a decisão for tomada, nas classes que efetivamente correspondem à atividade atual e à expansão planejada.
• Registro do nome empresarial com consciência de que ele protege no âmbito estadual, e avaliação da extensão nacional quando a operação a justificar.
• Monitoramento periódico de pedidos de terceiros em classes de interesse, para que a oposição seja apresentada no prazo, e não depois da concessão.
• Cláusulas contratuais de uso de marca em contratos de distribuição, franquia e licenciamento, definindo extensão, prazo e destino do sinal ao fim da relação.

Vale registrar, por fim, que o Código Civil assegura ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato (art. 1.167). Não há prazo para essa pretensão — o que não significa que esperar seja indiferente: quanto mais consolidado o uso pelo terceiro, mais difícil e mais cara se torna a correção da identidade.