Licenciamento de marca: o que o contrato precisa prever e por que averbar no INPI

Licenciar uma marca é transformar um ativo em receita sem abrir mão da titularidade. Feito com método, amplia presença e abre mercados; feito no improviso, produz o efeito contrário — pulveriza a identidade, cria concorrentes dentro de casa e enfraquece a própria marca quando ela precisa ser defendida.

A Lei da Propriedade Industrial trata do tema em poucos artigos, e cada um deles responde a uma pergunta prática.

Quem pode licenciar e com que reserva

O art. 139 estabelece que o titular de registro ou o depositante de pedido de registro pode celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

A ressalva do controle efetivo não é acessória. A marca identifica origem e padrão; licenciar sem manter padrão é autorizar que terceiros definam o que o público associa ao sinal. Por isso, o contrato precisa descrever o que será controlado, como e com qual periodicidade — e prever consequência para o descumprimento.

O parágrafo único completa o desenho ao permitir que o licenciado seja investido de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo de seus próprios direitos. Em operações com distribuição regional, essa cláusula costuma ser o que viabiliza resposta rápida a usos indevidos locais.

Por que averbar

O art. 140 determina que o contrato de licença seja averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, e que a averbação produza esses efeitos a partir da data de sua publicação. Entre as partes, o contrato já vale pelo que ajustaram; o que a averbação acrescenta é oponibilidade.

Isso importa em três situações concretas: quando o licenciado precisa demonstrar legitimidade para agir contra terceiros; quando se discute o uso efetivo da marca; e em operações societárias, em que a cadeia de direitos sobre o ativo é examinada. Contratos que envolvam transferência de tecnologia, franquia e similares seguem o art. 211, que prevê registro no INPI para produzir efeitos perante terceiros, com decisão em trinta dias do pedido.

O que o contrato deve delimitar

Um contrato de licença que evita conflito costuma tratar, com precisão, de:

• Objeto: quais registros e pedidos estão licenciados, por classe e por sinal, evitando a fórmula genérica de licenciar a marca.
• Território e exclusividade: se a licença é exclusiva, única ou simples, e o que acontece quando o licenciado não atinge metas de ocupação do território.
• Prazo, renovação e término, com regras claras sobre uso de material remanescente, estoque e sinalização após o fim.
• Padrões de qualidade e controle: especificações aplicáveis, direito de inspeção, aprovação prévia de peças de comunicação e uso correto do sinal.
• Remuneração: royalty, base de cálculo, prestação de contas e direito de auditoria dos valores reportados.
• Sublicenciamento: se é permitido, sob quais condições, e responsabilidade do licenciado pelos atos do sublicenciado.
• Defesa da marca: quem age contra infrações, quem suporta custos e como se dividem eventuais indenizações.
• Titularidade de desenvolvimentos: a quem pertencem melhorias, variações e material criado pelo licenciado durante a vigência.

O risco de enfraquecer o próprio ativo

Dois erros recorrentes merecem destaque. O primeiro é licenciar amplamente sem controle de padrão, o que ao longo do tempo associa a marca a experiências heterogêneas e corrói o valor que se pretendia explorar. O segundo é tolerar uso fora do contrato — em classes não licenciadas, em sinais derivados, em comunicação não aprovada — e, com a tolerância prolongada, criar dificuldade para exigir o cumprimento mais tarde.

A disciplina contratual, somada à averbação e ao monitoramento regular de pedidos de terceiros no INPI, é o que preserva a possibilidade de rentabilizar a marca por décadas, em vez de extrair receita de curto prazo às custas do ativo.